A data de apresentação do pedido de registro é o marco inicial para a contagem do prazo de cinco anos, para pagamento da taxa destinada a manter o direito conferido ao autor pelo registro de desenho no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
A decisão unânime foi tomada pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao analisar um caso do Paraná. Nele, o proprietário de um desenho aplicado à embalagem de caixas teve o registro cancelado por falta de pagamento de quinquênio exigido pela lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96).
O que diz a lei
Segundo a lei, o titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal (devida a cada cinco anos) a partir do segundo quinquênio da data de pedido do registro. O pagamento do segundo quinquênio será feito durante o quinto ano da vigência do registro.
Na ação, o autor alega que tentou efetuar o pagamento no dia 11 de abril de 2008, uma vez que o registro foi expedido em 14 de janeiro de 2003, mas o INPI não o aceitou por considerá-lo fora do prazo.
O juiz da 4ª Vara Federal de Curitiba julgou improcedente o pedido e salientou que o pagamento deveria ser efetuado durante o quinto ano da vigência do registro, iniciado a partir da data do pedido no INPI.
“Deste modo, como o depósito (do pedido) foi realizado no dia 27/06/2002, o prazo para o pagamento da taxa para manutenção do registro findou em 27/12/2007, portanto a alegação do autor de que o prazo findaria no dia 14/06/2008 não assiste razão”, lê-se na sentença.
De acordo com o juiz, como o pagamento ocorreu fora do prazo, o INPI não deveria aceitá-lo, “não havendo ilegalidade na extinção do registro”. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão de primeira instância pelos mesmos fundamentos. Inconformado, o autor interpôs recurso especial no STJ.
No voto, o relator do caso no STJ, ministro Villas Bôas Cueva, salientou que a tese limita-se à fixação de quando começa a contar o prazo de cinco anos para o pagamento: se na data do certificado do registro de desenho industrial ou quando de seu depósito no INPI.
O relator salientou que o Ato Normativo n. 129/97, que dispõe sobre a aplicação da lei de propriedade industrial em relação aos registros de desenho industrial, diz que o pagamento do segundo quinquênio deverá ser efetuado durante o quinto ano, contado da data do depósito.
“Desse modo, conforme observado na instância ordinária, é intempestivo o pagamento da retribuição quinquenal realizado pelo recorrente, haja vista que o termo inicial da contagem do prazo para efetuá-lo deu-se da data do depósito do pedido de registro do desenho industrial do recorrente”, afirmou o ministro.
O recurso ficou assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL. RETRIBUIÇÃO QUINQUENAL. PAGAMENTO. TERMO INICIAL. DATA DO DEPÓSITO. INTEMPESTIVIDADE.1. O registro de desenho industrial concedido vigorará por um período de 10 (dez) anos, renovável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada, podendo durar a proteção total conferida pelo registro até 25 (vinte e cinco) anos.2. O registro poderá ser extinto, dentre outros motivos, pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120 da Lei nº 9.276⁄1996.3. O pagamento da retribuição quinquenal do segundo quinquênio deve ser efetuado durante o quinto ano de registro, contado da data do depósito, consoante determina o parágrafo 1º do artigo 120 da Lei nº 9.276⁄1996.4. Na hipótese, é intempestivo o pagamento realizado pelo recorrente, que tomou equivocadamente como termo inicial para quitação da referida retribuição a data do registro do desenho industrial.5. Recurso especial não provido.