A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento a recurso especial da Prada para condenar a Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) a pagar indenização por danos morais de R$ 50 mil, em razão da comercialização de produtos que imitavam os artigos da marca italiana. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) já havia condenado a companhia a ressarcir a Prada dos danos materiais.
No mesmo julgamento, o colegiado deu parcial provimento a recurso da CBD para que o valor dos danos materiais seja calculado com base no critério apontado pela autora da ação – os royalties cobrados pela Prada à época das infrações –, limitado a 20% da receita bruta auferida com a venda dos produtos.
Na ação – que discutia a comercialização não autorizada de itens como pentes de cabelo e escovas –, o juiz determinou que a CBD se abstivesse de vender, em seus supermercados, qualquer produto com a marca Prada, além de condenar a companhia a ressarcir a autora pelos lucros cessantes, a serem apurados em liquidação por arbitramento.
Além disso, o magistrado condenou duas empresas importadoras a ressarcir os valores que a CBD fosse obrigada a pagar à Prada. As condenações foram mantidas pelo TJSP.
Extrapolação
Relatora dos recursos especiais, a ministra Nancy Andrighi explicou que, enquanto a Prada formulou pedido inicial de indenização por danos materiais com base no inciso III do artigo 210 da Lei 9.279/1996 – a remuneração que o autor da violação teria que pagar ao titular da marca se tivesse uma licença de venda –, o juiz condenou a CBD a indenizar a empresa italiana nos termos do inciso II do mesmo artigo – os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito.
A ministra lembrou que o artigo 141 do Código de Processo Civil, ao estabelecer limites à atividade jurisdicional, dispõe que o julgador deve decidir o processo nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado analisar questões sobre as quais a lei exija iniciativa da parte.
Segundo a ministra, no caso dos autos, a petição inicial e o respectivo aditamento não fazem referência à utilização do critério do inciso II do artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial para o cálculo da indenização.
“Dessa forma, impõe-se a conclusão de que os juízos de origem – ao decidirem adotar como alicerce para o arbitramento da indenização devida critério diverso daquele eleito pela parte autora – extrapolaram os limites fixados na petição inicial. Ao assim agirem, incidiram em afronta aos artigos 141 e 492 do CPC/2015”, afirmou a ministra.
Imagem e credibilidade
Nancy Andrighi destacou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, na hipótese de uso indevido de marca, o dano moral advém da ofensa à imagem, à identidade ou à credibilidade do titular dos registros que foram violados.
Em relação aos valores da indenização por dano moral, a ministra ressaltou que devem ser consideradas as circunstâncias específicas de cada caso, como a gravidade do dano, a reprovabilidade da conduta, a repercussão do fato e o porte econômico dos envolvidos.
O recurso ficou assim ementado:
RECURSOS ESPECIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. USO DE MARCA REGISTRADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. PRODUTOS SEMELHANTES OU AFINS. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SÚMULA 7⁄STJ.1. Ação ajuizada em 29⁄5⁄2013. Recursos especiais interpostos em 13⁄9⁄2016, 10⁄11⁄2016 e 24⁄11⁄2016. Autos conclusos ao Gabinete da Relatora em 16⁄3⁄2018.2. O propósito recursal consiste em definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) se o princípio da especialidade é aplicável à hipótese dos autos; (iii) se o julgamento realizado pelo Tribunal de origem afigura-se extra petita; (iv) se, tratando-se de violação de marca, exige-se comprovação dos danos morais alegadamente sofridos; e (v) se é aplicável à espécie a multa do art. 1.026 do CPC⁄15.3. O acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente à solução da controvérsia, não se vislumbrando, nele, qualquer dos vícios elencados nos arts. 489 ou 1.022 do CPC⁄15.4. A conclusão alcançadas pelos juízos de origem, no sentido de que os produtos comercializados na rede de lojas da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO imitavam em tudo a marca de titularidade de PRADA S⁄A, induzindo a erro os consumidores, não comporta reexame em recurso especial, à vista do entendimento consagrado na Súmula 7⁄STJ.5. Ainda que se pudesse superar referido óbice, a jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que o registro de marcas semelhantes, ainda que em classes distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados. Ademais, segundo o entendimento desta Corte Superior, o princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência. Precedentes.6. A aposição de expressão, devidamente registrada por terceiro como marca, em artigos que guardam relação de afinidade com aqueles fabricados pelo titular do registro, pode ser interpretada pelo consumidor como sendo fruto de expansão da linha original de produtos, configurando associação indevida e concorrência desleal. Precedente.7. A ausência de prequestionamento acerca do conteúdo normativo do art. 117 do CPC⁄15 impede o exame da insurgência quanto ao ponto.8. Os juízos de origem, ao decidirem adotar como alicerce para o arbitramento da indenização critério diverso daquele eleito pela parte autora, extrapolaram os limites fixados na petição inicial, devendo, em consequência, ser decotado da condenação o que efetivamente desbordou da pretensão deduzida pela autora.8. A jurisprudência do STJ entende que é devida a compensação por danos morais, na hipótese de se constatar violação de marca, independentemente de comprovação concreta do abalo resultante do uso indevido.9. Considerando-se (i) que a pretensão indenizatória tem por objeto fatos ocorridos a partir de 25⁄10⁄2006, (ii) que a prescrição foi interrompida em 8⁄7⁄2011 e (iii) que ação foi ajuizada em 29⁄5⁄2013, inviável o reconhecimento da prescrição quinquenal na espécie.10. A inferência do Tribunal a quo acerca do caráter protelatório dos embargos de declaração, amparada em circunstâncias fática específicas da hipótese concreta, não pode ser modificada em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7⁄STJ.RECURSOS ESPECIAIS DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO E DE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E MAESTRAL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA PARCIALMENTE PROVIDOS.RECURSO ESPECIAL DE PRADA S⁄A PROVIDO.
“Tudo isso sopesado, e considerados os precedentes do STJ envolvendo situações análogas, fixo em R$ 50 mil o valor devido à autora da ação”, concluiu a ministra.
Leia o acórdão.