O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou o pedido de um empresário, morador do município de Braço do Norte (SC), que requisitava o registro da marca “B&K Engenharia” para a sua empresa. A decisão foi proferida por unanimidade pela 3ª Turma em 2/5. O colegiado entendeu que ele não tem direito ao registro solicitado porque outra empresa já possui marca semelhante registrada anteriormente, a “B&K Borges & Katayama”.
A ação foi ajuizada em janeiro de 2021 pelo empresário contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O autor narrou que em dezembro de 2016 tentou registrar a marca “B&K Engenharia” para o seu negócio. O registro foi indeferido, pois outra empresa já possuía a marca “B&K Borges & Katayama” registrada. Foi alegado que as marcas similares poderiam causar conflitos ou confusão perante o mercado.
O empresário pediu no processo a anulação do ato administrativo do INPI e o registro da sua marca. O autor argumentou que os serviços prestados pelas empresas são diferentes, já que ele atua na área de segurança do trabalho e engenharia mecânica e a outra empresa atua na área ambiental, de qualidade do ar, com equipamentos de filtragem. Ele sustentou que não haveria impedimento para coexistência das marcas.
A 1ª Vara Federal de Tubarão (SC) julgou o processo improcedente. O autor recorreu ao TRF4, mas a 3ª Turma negou o recurso.
Para o relator, desembargador Rogerio Favreto, “em que pese as alegações da parte autora, é nítida a colidência em relação ao tipo de produto e serviço da marca pretendida pelo demandante, pois é dirigida para assinalar, entre outros, serviços de assessoria e de projeto de engenharia de qualquer natureza, assim como a marca da Borges & Katayama, que designa projetos de engenharia, sem qualquer definição de área específica”.
“A decisão administrativa não merece reparos, pois além de possuir denominação semelhante, a marca da parte autora pertencia à mesma classe da marca ‘B&K Borges e Katyama’, registrada anteriormente. Dessa forma, considerando que a parte autora não possuía direito ao registro da marca, que já havia sido registrada por outro titular, agiu corretamente o INPI ao indeferir o pedido”, concluiu Favreto.
O recurso ficou assim ementado:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. REGISTRO DE MARCA. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
- A DECISÃO ADMINISTRATIVA EMITIDA PELO INPI NÃO MERECE REPAROS, POIS ALÉM DE POSSUIR DENOMINAÇÃO SEMELHANTE, A MARCA DA PARTE AUTORA PERTENCIA À MESMA CLASSE DAS MARCA “B&K BORGES E KATYAMA”, REGISTRADA ANTERIORMENTE. DESSA FORMA, CONSIDERANDO QUE A PARTE AUTORA NÃO POSSUÍA DIREITO AO REGISTRO DA MARCA, QUE JÁ HAVIA SIDO REGISTRADA POR OUTRO TITULAR, AGIU CORRETAMENTE O INPI AO INDEFERIR O PEDIDO.
- NESSE SENTIDO, É LEGÍTIMO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA QUANDO ESTA CONSISTIR EM REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, DE MARCAS ANTERIORMENTE REGISTRADAS PARA DISTINGUIR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS IDÊNTICOS, SEMELHANTES OU AFINS, SUSCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO COM MARCA ALHEIA.
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DIANTE DA INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O INPI NA SUA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA TÍPICA DE AVALIAR O ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS NORMATIVOS ESSENCIAIS À CARACTERIZAÇÃO DE UMA MARCA, HAJA VISTA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.