A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento a recurso especial interposto pela empresa IGB Eletrônica, dona da marca Gradiente, e pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que pretendia obter a exclusividade de uso da marca Iphone no Brasil. Com a decisão, a IGB (em recuperação judicial) poderá continuar a utilizar a marca G Gradiente Iphone, registrada por ela, porém sem exclusividade sobre a palavra “iphone” isoladamente.
A controvérsia iniciou-se em 2013, quando a empresa norte-americana Apple ajuizou ação contra a IGB Eletrônica e o INPI visando à nulidade parcial do registro da marca mista G Gradiente Iphone, registrada pela IGB em 2008 para designar aparelhos eletrônicos e acessórios de sua linha de produção.
Na petição inicial, a empresa norte-americana sustentou que desde 2007 utiliza a marca iPhone (a brasileira é com “i” maiúsculo), a qual atende a todos os requisitos legais básicos para que um sinal se caracterize como marca de produto, conforme o artigo 122 da Lei 9.279/96, ao contrário de sua concorrente Gradiente.
Alegou ainda que o pedido de registro da marca mista, feito no ano de 2000, foi equivocadamente deferido pelo INPI em 2008, visto que o termo “iphone” foi empregado pela Gradiente apenas como simples descrição da funcionalidade de acesso à internet oferecida por seus produtos, não oferecendo nenhuma força distintiva à marca.
A ação foi julgada procedente na primeira instância, decisão mantida na apelação. O IGB e o INPI entraram com recurso no STJ.
Distintividade
Em suas razões, a IGB destacou o fato de que, quando a Apple iniciou suas vendas do iPhone no exterior, a Gradiente já tinha pedido o registro da marca havia mais de seis anos.
Além disso, sustentou que, na época em que fez o depósito do pedido do registro da marca, o termo “iphone” não era consagrado para o homem médio como sinônimo de aparelho telefônico com acesso à internet, sendo assim dotado de distintividade, já que a junção da letra “i” com o radical “phone” caracterizava termo inovador, podendo ser considerado como termo evocativo ou sugestivo.
Por fim, a Gradiente alegou que os requisitos de registro da marca devem ser analisados à luz da situação fática mercadológica vigente na época do depósito do pedido, e não no momento de sua concessão, argumento também alegado pelo INPI.
Exclusividade
Em seu voto, o ministro relator do caso, Luis Felipe Salomão, destacou que o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto, prevendo o ordenamento jurídico limites tanto na especificidade, quanto na territorialidade.
Para o relator, também é preciso levar em consideração as hipóteses em que o sinal sugestivo, em função do uso ostensivo e continuado, vincula os consumidores aos produtos e serviços oferecidos por determinada empresa, como é o caso da Apple.
“No que diz respeito às marcas, reitere-se que sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal do cliente e a prática do proveito econômico parasitário”, afirmou.
O magistrado também reconheceu a sugestividade do termo empregado na marca mista e ressaltou que, sob essa ótica, a IGB terá que conviver com os “bônus e os ônus” pelo emprego em sua marca mista de termo já consagrado por outra empresa.
Concluindo seu voto, Salomão destacou que o uso isolado da marca Iphone por qualquer outra empresa que não a Apple poderia causar “consequências nefastas” à empresa, já o uso da marca mista não traria prejuízo nem para a empresa norte-americana, nem para a Gradiente, pois jamais induziria qualquer consumidor a erro.
“Importante ainda assinalar que tal exegese não configura prejuízo à IGB, que, por ter registrado, precedentemente, a expressão G Gradiente Iphone, poderá continuar a utilizá-la, ficando apenas afastada a exclusividade de uso da expressão ‘iphone’ de forma isolada”, concluiu.
O recurso ficou assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE “NULIDADE PARCIAL” DA MARCA MISTA “G GRADIENTE IPHONE”. APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET. PRETENSÃO AUTORAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA “IPHONE” DE FORMA ISOLADA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA.
1. A distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124).
2. Nada obstante, as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia (expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma), marcas arbitrárias (expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem nem, muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço) e marcas evocativas.
3. A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes das Turmas de Direito Privado.
4. Contudo, deve ser ressalvada a hipótese em que o sinal sugestivo, em função do uso ostensivo e continuado, adquire incontestável notoriedade no tocante aos consumidores dos produtos ou serviços de determinado segmento de mercado. Tal exceção decorre do disposto na parte final do inciso IV do artigo 124 da Lei 9.279/96, que aponta a registrabilidade do signo genérico ou descritivo quando revestido de suficiente forma distintiva.
5. A aferição da existência de confusão ou da associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, o ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta exame diferenciado a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido. Ademais, em seu papel de aplicador da lei, deve o juiz atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum (artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB).
6. No que diz respeito às marcas, sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. Assim pode ser resumida a função social da marca à luz da Constituição Federal e da Lei 9.279/96 7. O conjunto marcário “G GRADIENTE IPHONE” apresenta dois elementos: um elemento principal (a expressão “GRADIENTE”) e dois secundários (o “G” estilizado e o termo “IPHONE”). O elemento principal exerce papel predominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público alvo. De outro lado, o elemento secundário pode desempenhar um papel meramente informativo ou descritivo em relação ao escopo de proteção pretendido.
8. No caso, a expressão “iphone”, elemento secundário da marca mista concebida pela IGB, caracteriza-se como um termo evocativo, tendo surgido da aglutinação dos substantivos ingleses “internet” e “phone” para designar o aparelho telefônico com acesso à internet (também chamado de smartphone), o que, inclusive, ensejou o registro da marca na classe atinente ao citado produto. Desse modo, não há como negar que tal expressão integrante da marca mista sugere característica do produto a ser fornecido. Cuida-se, portanto, de termo evidentemente sugestivo.
9. Sob essa ótica, a IGB terá que conviver com o bônus e o ônus de sua opção pela marca mista “G GRADIENTE IPHONE”: de um lado, a simplicidade e baixo custo de divulgação de um signo sugestivo de alguma característica ou qualidade do produto que visava comercializar (o que tinha por objetivo facilitar o alcance de seu público-alvo); e, de outro lado, o fato de ter que suportar a coexistência de marcas semelhantes ante a regra da exclusividade mitigada das evocativas, exegese consagrada nos precedentes desta Corte.
10. Diferentemente do que ocorreu com a IGB, a Apple, com extrema habilidade, conseguiu, desde 2007, incrementar o grau de distintividade da expressão “iPhone” (originariamente evocativa), cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçá-la à categoria de marca notória (exceção ao princípio da territorialidade) e, quiçá, de alto renome (exceção ao princípio da especificidade).
11. No que diz respeito ao”iPhone” da Apple, sobressai a ocorrência do fenômeno mercadológico denominado secondary meaning (“teoria do significado secundário da marca”), mediante o qual um sinal fraco (como os de caráter genérico, descritivo ou até evocativo) adquire eficácia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca, cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário. 12. Assim, é certo que a utilização da marca “iPhone” pela Apple – malgrado o registro antecedente da marca mista “G GRADIENTE IPHONE” – não evidencia circunstância que implique, sequer potencialmente, aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro.
13. Em outra vertente, o uso isolado do termo “iPhone” por qualquer outra pessoa física ou jurídica (que não seja a Apple), para designar celulares com acesso à internet, poderá, sim, gerar as consequências nefastas expressamente rechaçadas pela lei de regência e pela Constituição da República de 1988.
14. Tal exegese não configura prejuízo à IGB, que, por ter registrado, precedentemente, a expressão “G GRADIENTE IPHONE”, poderá continuar a utilizá-la, ficando apenas afastada a exclusividade de uso da expressão “iphone” de forma isolada.
15. Recursos especiais da IGB Eletrônica e do INPI não providos.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1688243