A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento ao recurso especial de uma empresa farmacêutica, proprietária da marca Vitawin, que pretendia invalidar o registro da marca Vitacin, pertencente a outro grupo farmacêutico, com base no direito de exclusividade previsto no artigo 124, inciso XIX, da Lei de Propriedade Industrial (LPI). A Vitawin foi registrada em 2000, enquanto a Vitacin obteve seu registro em 2003.
Entre outros fundamentos, o colegiado avaliou que eventual semelhança entre elas não é relevante para fins de proteção da marca com registro mais antigo, tendo em vista que ambas simplesmente evocam os respectivos produtos. Os ministros também consideraram que a marca Vitawin é fraca, por ter grande semelhança com o nome genérico dos suplementos multivitamínicos a que se refere – vitamin, em inglês.
Com esse entendimento, a Terceira Turma manteve acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, por também considerar fraca a marca Vitawin, decidiu que a sua proprietária deveria suportar o ônus da coexistência com outras marcas e signos semelhantes da mesma natureza.
A empresa recorrente argumentou no STJ que o registro da marca Vitawin lhe confere o direito de exclusividade assegurado no artigo 129 e a possibilidade de zelar por sua integridade material e reputação, conforme o artigo 130, inciso III, da LPI. Ela afirmou, ainda, que existe a possibilidade de confusão ou de associação por parte dos consumidores, pois ambas as marcas se referem a produtos semelhantes – vitaminas; por isso, deveria ser reconhecido seu direito de impedir o registro da Vitacin para os mesmos produtos.
Grau de distintividade pode tornar uma marca forte ou fraca
O relator do recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que, para uma marca ser registrada, ela deve preencher o requisito da distintividade, exigido pelo artigo 122 da LPI. Por sua vez, o inciso VI do artigo 124 da mesma lei proíbe o registro de sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou o serviço a distinguir.
Nesse contexto, Sanseverino explicou que as marcas fortes são aquelas completamente inventadas, que não remetem, nem minimamente, aos produtos e serviços. Segundo o relator, por configurarem signos inovadores, as marcas fortes gozam de maior proteção, oponível até mesmo contra marcas com menor grau de semelhança.
Já as marcas fracas, para o ministro, são aquelas evocativas, sugestivas, que, embora não sejam meramente descritivas, fazem clara referência aos serviços ou produtos.
“Conforme reconhecido na sentença e no acórdão recorrido, a marca Vitawin é claramente sugestiva dos produtos por ela designados. Com efeito, ao mesmo tempo em que o signo remete a vitamina, mais especificamente ao inglês vitamin, ela é utilizada justamente para designar suplementos multivitamínicos”, declarou Sanseverino.
Não é possível invalidar o registro da marca Vitacin
O relator ressaltou que Vitawin e Vitacin se assemelham porque evocam os produtos aos quais se referem, o que não é apropriável, pelos termos do artigo 124, inciso VI, da LPI. “Se a ninguém é dado registrar o nome genérico, não pode a recorrente, valendo-se de um nome muito próximo ao genérico, pretender impedir outros de registrarem nomes semelhantes”, apontou Sanseverino.
O ministro reforçou a conclusão do tribunal de origem de que Vitawin e Vitacin apresentam clara diferença ideológica, tornando-as suficientemente distintas e individualizadas. Segundo ele, a primeira traz a ideia de vitória com o sufixo win (“vitória”, em inglês), enquanto a segunda faz alusão à vitamina C com a troca da letra “m” pela letra “c” na palavra vitamin.
De acordo com o ministro, considerando que as semelhanças fonética e gráfica existentes entre as marcas se dão apenas quanto a elementos não apropriáveis, que há diferença ideológica entre os signos e que a marca da empresa recorrida não se distancia de outras já existentes no mercado de suplementos vitamínicos, não há semelhança suficiente para impedir o registro da marca Vitacin.
O recurso ficou assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DA MARCA NOMINATIVA VITACIN, COM PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO. ART. 124, XIX, DA LPI. PRÉVIO REGISTRO, NA MESMA CLASSE, DA MARCA VITAWIN. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX, 129 e 130 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA VITAWIN QUE CONFIGURA MARCA ALTAMENTE SUGESTIVA DO PRODUTO A QUE SE REFERE (SUPLEMENTO MULTIVITAMÍNICO). MARCA FRACA. EXCLUSIVIDADE RESTRITA AO USO LITERAL DO SIGNO COMO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DO NOME GENÉRICO. ART. 124, VI, DA LPI. CONSEQUENTE INVIABILIDADE DA PROTEÇÃO ALMEJADA, QUE ACABARIA POR CONFERIR AMPLA PROTEÇÃO A NOME PRATICAMENTE IGUAL AO GENÉRICO.
1. Ação proposta com o objetivo de anulação, com fundamento no art. 124, XIX, da LPI, do registro da marca VITACIN, diante do prévio registro da marca VITAWIN na mesma classe de produtos, bem como de condenar a ré a se abster de utilizar referido nome ou qualquer outro signo que se assemelhe à marca anteriormente registrada.
2. A verificação da impossibilidade de registro de uma marca em razão de possível conflito com marca anteriormente registrada, como regra, demanda o exame (i) do grau de semelhança entre os sinais;
(ii) do grau de semelhança entre os produtos; (iii) da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor.
3. Caso concreto, porém, que apresenta a peculiaridade de a marca anterior, VITAWIN, ser altamente sugestiva dos produtos a que se refere (suplementos multivitamínicos), sendo quase idêntica ao nome genérico em inglês “vitamin”.
3. Se, de acordo com o art. 124, VI, da LPI, não é possível o registro de sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo que tenha relação com o produto ou serviço a que se refere, também não é possível que o registro de marca praticamente idêntica ao nome genérico possa se valer de ampla proteção, sob pena de se permitir, por via transversa, aquilo que a própria lei busca evitar: a apropriação, por particulares, de nome comumente utilizado em determinado segmento mercadológico.
4. Eventual semelhança fonética e gráfica entre as marcas em questão que não se mostra relevante para fins de proteção da marca anterior, uma vez que ambas são evocativas dos produtos a que se referem.
5. Tratando-se de marca muito fraca, a exclusividade conferida pelo registro deve ser restrita ao uso literal da marca como registrada, o que não é o caso.
6. Possibilidade de confusão ou de associação indevida que não ficou demonstrada, sobretudo considerando a diferença ideológica existente entre as marcas em questão. Impossibilidade de reexame dos fatos.
Súmula 7/STJ.
7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Leia o acórdão no REsp 1.845.508.