Terceira Turma nega pedido da Natura para anulação da marca Naturaço

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou recurso especial no qual a Natura, empresa do ramo de cosméticos, buscava a anulação da marca Naturaço, de propriedade de uma indústria de ferragens. Segundo decisão unânime do colegiado, não há possibilidade de confusão entre os nomes, tendo em vista que as marcas possuem características distintas e se referem a segmentos diferentes do mercado.

O pedido inicial de anulação foi proposto pela Natura na Justiça Federal do Rio de Janeiro. A indústria de cosméticos alegou aproveitamento parasitário e associação indevida da Naturaço com a sua marca. Ela invocou, também, a proteção ao seu reconhecimento como marca de renome junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Ao julgar o caso, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região (TRF2) negou a anulação por entender que não houve apropriação do termo Natura pela Naturaço, mas apenas a utilização do prefixo “natur” – habitual na língua portuguesa – unido ao nome “aço”, matéria-prima de produtos fabricados pela indústria requerida.

Ainda de acordo com o TRF2, no momento do reconhecimento do status de marca de alto renome à Natura, o registro da marca Naturaço, embora ainda não tivesse sido concedido, já estava depositado no INPI.

Proteção destinada ao titular e ao consumidor

Por meio de recurso especial, a Natura alegou, entre outros pontos, que o INPI deveria ter levado em consideração a condição de alto renome conferido à marca, independentemente da data de depósito do pedido de registro da Naturaço.

Relator do recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino lembrou que a proteção à marca não se destina apenas ao seu titular, mas também ao consumidor e à concorrência leal no mercado de produtos e serviços. Assim, afirmou, a Lei de Proteção Industrial (LPI) concede ao titular da marca o uso exclusivo do signo, mas também limita esse direito, a fim de permitir a livre concorrência.

Segundo o relator, o risco de confusão e de associação deve ser examinado nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/1996. O dispositivo veda o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia registrada, para distinguir produto ou serviço idêntico.

Para o ministro, a possibilidade de confusão ou de associação é condição imprescindível para o exercício do direito de uso exclusivo da marca registrada. Sobre esse ponto, entretanto, o ministro destacou que o TRF2, com base no conjunto de provas, concluiu que não havia risco de confusão ou de associação indevida entre as marcas, de forma que seria possível a convivência de ambas.

Início da proteção ao alto renome

Sanseverino também citou a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão administrativa que atribui o caráter de alto renome a uma marca tem efeitos apenas prospectivos. Enfatizou, porém, que, no caso dos autos, a marca Naturaço já havia sido depositada no INPI quando foi reconhecido o alto renome da Natura.

Para o relator, no caso em análise, também se mostra aplicável a posição adotada pela Terceira Turma no sentido de que, a partir da data do depósito, embora o depositante tenha mera expectativa de direito ao uso exclusivo do signo, é válido que o interessado já possa iniciar a construção da identidade da marca perante o consumidor.

“Os pedidos já depositados não podem ser atingidos por decisão que posteriormente reconhece  o alto renome de marca idêntica ou semelhante, anteriormente registrada para outro tipo de produto ou serviço, salvo, é claro, se o depositante tiver agido de má-fé”, concluiu o ministro.

O recurso ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.  MARCAS.  AÇÃO  DE  NULIDADE  DO  REGISTRO  DA  MARCA “NATURAÇO” EM RAZÃO DO REGISTRO PRÉVIO DA MARCA “NATURA”, DE ALTO RENOME. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV E 1.022, I E  II, DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL  NÃO CONFIGURADO.  ALEGADA  VIOLAÇÃO  DO  ART.  125  DA  LPI.  NÃO OCORRÊNCIA.  INOPONIBILIDADE  DO  ALTO  RENOME  ÀS  MARCAS  JÁ DEPOSITADAS  QUANDO  DE  SEU  RECONHECIMENTO.  ALEGADA VIOLAÇÃO  DO  ART.  129  DA  LPI.  NÃO  OCORRÊNCIA.  DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL  NÃO  COMPROVADO.  AUSÊNCIA  DE  SIMILITUDE FÁTICA.  POSSIBILIDADE  DE  CONVIVÊNCIA  ENTRE  AS  MARCAS.  MARCA ANTERIOR  QUE  NÃO  FOI  REPRODUZIDA.  PRODUTOS  E  SERVIÇOS DIFERENTES.  AUSÊNCIA  DE  RISCO  DE  CONFUSÃO  E  DE  ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Inocorrência de violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC quando o acórdão recorrido soluciona integralmente a lide, julgando-a de forma clara e suficiente e explicitando suas razões, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal apenas deixa de se manifestar sobre argumentos manifestamente irrelevantes para a solução da controvérsia.

2. A decisão administrativa do INPI, reconhecendo o alto renome de uma marca, tem apenas efeitos prospectivos, segundo entendimento reiterado desta Terceira Turma

3. O alto  renome  de  uma  marca  não  tem  o  condão  de  atingir  as  marcas  já depositadas à data em que publicada a decisão administrativa que o reconheceu, salvo se o depositante tiver agido de má-fé.

4. A regra do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial não confere proteção irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma proteção limitada às situações em que há risco de confusão ou de associação indevida entre marcas idênticas ou semelhantes para designar produtos idênticos, semelhantes ou afins.

5. Caso concreto  em  que  o  Tribunal  de  origem  entendeu  não  ter  ocorrido reprodução de marca anteriormente registrada, sendo diferentes os produtos e serviços identificados pelas marcas em questão e, consequentemente, não havendo risco de confusão ou de associação.

6. Impossibilidade de reexame de fatos e de prova. Súmula 7/STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO

Leia o acórdão no REsp 1.893.426.​