Reparação por danos morais fixada em R$ 50 mil.
A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que o nome de uma empresa não pode ser utilizado como palavra-chave por suas concorrentes em mecanismo de busca na internet, para remeter a resultados em links patrocinados. A turma julgadora fixou indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil e danos materiais a serem apurados posteriormente. A condenação envolveu, solidariamente, as rés que utilizaram o serviço e a empresa de internet.
A ação foi movida por uma empresa que atua no segmento de emissão de certificado digital. Ficou constatado que, ao buscar sua marca no mecanismo de busca (da qual também é cliente no sistema de publicidade), os nomes das concorrentes do mesmo setor apareciam em primeiro lugar, nos links patrocinados. Em 1º Grau a demanda foi considerada improcedente.
Em seu voto, o relator do recurso, desembargador Cesar Ciampolini, apontou que o fato de as partes disputarem a mesma clientela e a semelhança entre os produtos oferecidos pode confundir o consumidor no momento da pesquisa pela internet. “O emprego de expressão que integra marca de concorrente como forma de atrair mais consumidores por mecanismos de busca bem se amolda ao conceito de ‘ato parasitário’, razão pela qual tem sido reprimido pelas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal”, apontou o julgador.
O magistrado, ao determinar a responsabilidade solidária para as empresas que contrataram o serviço e para a ferramenta de busca, salientou que a plataforma tinha conhecimento do uso de marca alheia. “Tal prática de concorrência desleal permitiu-lhe obter lucro, sem autorização do titular da marca, violando sua propriedade industrial.”
O recurso ficou assim ementado:
Direito marcário. Ação cominatória (obrigação de fazer) combinada com indenizatória. Autora que visa a impedir que as rés utilizem a marca “Polomasther”, relacionada a atividade de certificação digital, como palavra-chave de anúncios de internet contratados por meio do serviço “Google Ads”, bem assim ser indenizada por danos materiais e morais pelo uso indevido. Sentença de improcedência. Apelação. Partes que rivalizam pela mesma clientela, comercializando produtos semelhantes. Possibilidade de confusão. Utilização maliciosa do serviço “Google Adds”. Violação de direito marcário e ato de concorrência desleal, na medida em que se a marca, a reputação e o prestígio alheios são usados para obtenção de mais clientes. Ato parasitário que merece reprimenda. Doutrina de ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA. Responsabilização solidária da provedora de buscas na internet (“Google”) por permitir a veiculação do anúncio. Obtenção de lucro que a coloca na cadeia da prática do ilícito. Celebração de contrato eletrônico de prestação de serviços de publicidade no qual necessariamente toma inequívoco conhecimento do uso de marca alheia. Prática de concorrência desleal que atinge não somente o autor direto da fraude, mas também aquele que divulga e viabiliza de modo determinante a sua concretização. Violação a direito de terceiros, provocada pelo contrato, que não pode ser admitida. Princípio da função social do contrato, em sua projeção “ultra-partes”. Enunciado XVII/Grupo de Câmaras Empresariais-TJSP: “Caracteriza ato de concorrência desleal a utilização de elemento nominativo de marca registrada alheia, dotada de suficiente distintividade e no mesmo ramo de atividade, como vocábulo de busca à divulgação de anúncios contratados junto a provedores de pesquisa na internet.” Ausência de identidade entre essa prática e a chamada “publicidade comparativa”, que se autoriza, desde que pautada em critérios objetivos (STJ, REsp 1.668.550, NANCY ANDRIGHI). Não há, “in casu”, objetividade na comparação viabilizada pela Google a seus clientes, que podem utilizar a marca da autora em anúncios a seu livre-arbítrio. Recente julgado do STJ a respeito: REsp 1.937.989, LUIS FELIPE SALOMÃO, em linha com a jurisprudência deste Tribunal. Comentário doutrinário de PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA. Danos materiais e morais. Nos ilícitos relacionados à concorrência desleal e à propriedade industrial verificam-se “in re ipsa”. Doutrina de JOÃO DA GAMA CERQUEIRA. Jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Indenização por danos morais que deve visar à máxima eficácia do remédio jurídico (DENIS BORGES BARBOSA). Valor dos danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença, com base nos critérios dos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial. Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal. Reforma da sentença recorrida. Ação julgada procedente. Apelação provida
Completaram a turma julgadora os desembargadores Fortes Barbosa e Alexandre Lazzarini. A decisão foi unânime.
Apelação nº 1092907-36.2021.8.26.0100