A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) decidiu que, a despeito de certa similaridade entre duas marcas comerciais, afigura-se legítima a coexistência do registro de ambas as marcas.
No processo, o Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso (SJMT) julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito da requerente, agora apelante, ao registro da sua marca, que havia sido cancelado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), um dos requeridos (e que também apelou), sem prejuízo da utilização da marca de nome similar pela empresa requerida, além de condenação ao pagamento de honorários advocatícios perante a sucumbência recíproca.
Ao apelar da sentença, o INPI defendeu a legalidade do ato de cancelamento do registro da marca de suco da apelante em face da semelhança gráfica com a marca usada pela apelada, conforme disposto no inciso V do art. 124 da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI). A empresa autora também apelou, argumentando dano moral pela atuação do INPI de ter cancelado seu registro. Sustentou a empresa apelante, ainda, que se trata de proteção à propriedade da marca em todo o território nacional, e por isso as duas marcas não podem coexistir. E, por fim, alegou que o equívoco do INPI em cancelar seu registro, que havia sido depositado primeiro na autarquia, causaram abalo à sua honra objetiva.
Ao relatar o processo, o desembargador federal Souza Prudente afirmou que não se confundem nome empresarial e marca. O nome é a firma ou denominação adotada para exercício de empresa, e a marca é o sinal característico para distinguir produto.
Prosseguindo, o magistrado frisou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e´ no sentido de que a verificação de eventual semelhança gráfica entre nome empresarial e marca para configurar a proibição legal do art. 124, V, da LPI não se restringe só à análise de anterioridade do registro, mas também aos princípios da especialidade, que permite que diferentes titulares utilizem marcas similares sem conflito no mercado, e da territorialidade, impeditivo somente quando o nome empresarial deve ter exclusividade em todo o território nacional a impedir o registro da marca (o que não ocorre nesse caso), e portanto o INPI não deveria ter cancelado o registro da apelante.
Concluindo, o relator votou pela não incidência do dano à honra objetiva da apelante, por não ter havido solução de continuidade no uso da marca.
O recurso ficou assim ementado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. REGISTRO DE MARCA E NOME DE ESTABELECIMENTO. COLIDÊNCIA. CRITÉRIOS DE ANTERIORIDADE, TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE (ESPECIALIDADE). VIOLAÇÃO DE MARCA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
I – Nos termos do art. 124, V, da Lei n. Lei n. 9.279/96 (Lei da Propriedade Intelectual), “não são registráveis como marcas (…) reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.
II – A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a “aferição de eventual colidência entre nome empresarial e marca e incidência da proibição legal contida no art. 124, V, da Lei 9.279/96, não se pode restringir-se à análise do critério de anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da especialidade e da territorialidade” (REsp 1673450/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/09/2017) e de que, “para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, à luz do princípio da territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional” (REsp 1184867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 06/06/2014).
III – Na hipótese dos autos, a despeito de certa similaridade entre as marcas “Suco Perpitola” e “Pitola” – a primeira registrada em nome da autora demandante (Panificadora Dom Bosco Ltda. ME) e a segunda em favor da promovida Indústria e Comércio de Bebidas Pitola Ltda. – inexistentes sobreposição da base territorial, exclusividade sobre o uso em todo o território nacional ou identidade quanto à natureza das atividades por elas exploradas, afigura-se legítima a coexistência do registro das marcas “Suco Perpitola” e “Pitola”.
IV – Nesse contexto, afigura-se nulo o cancelamento do registro da marca “Suco Perpitola”, levado a efeito pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.
V – Não demonstrada, na espécie, a efetiva ocorrência de danos morais, em virtude do cancelamento do registro de marca fustigado nos autos, mormente em face da circunstância de que a autora demandante jamais deixou de utilizar a marca “Suco Perpitola”, afigura-se incabível o pleito indenizatório por ela formulado, sob esse fundamento.
VI – Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida. A verba honorária, arbitrada pelo juízo monocrático, em valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, resta acrescida em 2% (dois por cento), perfazendo o montante equivalente a 12% (doze por cento) sobre o referido valor da causa – R$ 70.000,00 – devidamente atualizado, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC vigente.
Por unanimidade o colegiado acompanhou o voto do relator e manteve a sentença recorrida em todos os termos.
Processo 0003375-49.2016.4.01.3600