Após pedido da Decolar.com, empresa de turismo Decolando deve pagar R$ 50 mil por uso indevido de marca

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, determinou o cancelamento do domínio da Decolando Turismo na internet e manteve a condenação da empresa por danos morais, no valor de R$ 50 mil, em virtude da utilização indevida de marca, em ação movida pela Decolar.com.

No processo, a Decolar.com sustentou que a Decolando Turismo fazia uso de nome e leiaute muito semelhantes aos seus, e que isso poderia causar confusão nos consumidores e desvio de clientela, pois são empresas que atuam no mesmo segmento. Por isso, a Decolar pediu que a outra empresa se abstivesse de utilizar qualquer marca com o mesmo verbo.

A autora da ação disse ainda que a concorrente agiu de má-fé, já que teria registrado sua marca depois do registro da marca Decolar.com – motivo pelo qual requereu o pagamento de danos materiais e morais decorrentes da concorrência desleal.

Em sua defesa, a Decolando alegou que não agiu de má-fé e que não houve violação de direitos de marca nem comprovação da prática de atos de concorrência desleal.

Risco de conf​​usão

O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeiro grau, com a determinação de abstenção do uso da marca. Quanto ao uso do domínio http://www.decolando.com.br, o juízo decidiu que, mesmo tendo sido registrado depois, não foi comprovada má-fé; por isso, autorizou o uso simultâneo aos domínios http://www.decolar.com e http://www.decolar.com.br. O juiz também rejeitou o pedido de danos materiais e morais, considerando que não houve demonstração de prejuízos.

Entretanto, em segundo grau, a Decolando foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal a compensar os danos morais, mantida a improcedência dos pedidos de reparação dos danos materiais e de cancelamento do nome de domínio. As duas empresas recorreram ao STJ.

A relatora dos recursos, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que a Decolar.com é mais antiga e que seu domínio na internet e sua marca também são anteriores aos registros da Decolando Turismo, e que a má-fé pode ser caracterizada como “atos antiéticos e oportunistas”. Segundo ela, a situação retratada no processo pode, sim, causar confusão nos consumidores e desvio de clientela.

Mesmo v​​erbo

A ministra apontou que o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) prevê que os nomes de domínio que induzam terceiros a erro, desrespeitem a legislação ou violem direitos de terceiros não podem ser submetidos a registro.

Além disso, a relatora destacou que a confusão indevida entre os nomes de domínio é notória, pois se dá pelo fato de as empresas utilizarem o mesmo verbo – ainda que uma delas no gerúndio –, o que viola o direito de exclusividade do uso da palavra pela empresa Decolar.com, assegurado pelo artigo 129 da Lei 9.279/1996.

Sobre a questão dos danos morais em razão do uso indevido de marca – reconhecido pelas instâncias ordinárias –, Nancy Andrighi citou precedentes do STJ segundo os quais esses danos “decorrem de ofensa à imagem, identidade e/ou credibilidade do titular do direito tutelado”. Para a jurisprudência, a configuração do dano moral em tais casos é consequência da comprovação do uso indevido de marca, não sendo necessário demonstrar prejuízo ou abalo moral.

O recurso ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. NOME DE DOMÍNIO. SIGNO DISTINTIVO. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ação ajuizada em 24⁄1⁄2018. Recursos especiais interpostos em 21⁄1⁄2019 e 22⁄1⁄2019. Autos conclusos à Relatora em 6⁄5⁄2019.

2. O propósito recursal é verificar (i) se o reconhecimento da prática de atos de violação marcária autoriza, independentemente de comprovação dos danos, a condenação ao pagamento de danos materiais e morais ao titular do direito violado; e (ii) a viabilidade do pedido de cancelamento do nome de domínio da empresa recorrida.

3. No âmbito do STJ, é pacífico o entendimento de que vigora, quanto aos nomes de domínio, o princípio first come, first served, segundo o qual o registro deve ser atribuído àquele que primeiro requerer e preencher os requisitos específicos elaborados pelo Comitê Gestor da Internet (CGI.br), independentemente de apuração quanto à eventual colidência com marcas ou nomes empresarias previamente concedidos a terceiros.

4. Também constitui entendimento firmado nesta Corte que, apesar de o princípio retro mencionado viger no ordenamento jurídico nacional, é possível que eventual prejudicado, detentor de registro de sinal distintivo idêntico ou semelhante, possa vir a contestar o nome de domínio conflitante. A insurgência, contudo, somente deve ser acolhida na hipótese de ficar caracterizada a má-fé, elemento que precisa ser verificado em concreto, caso a caso, a fim de se decidir pelo cancelamento ou transferência da titularidade do registro e pela responsabilização do infrator.

5. A má-fé, em situações como a dos autos, caracteriza-se pela prática de atos antiéticos, oportunistas, direcionados a causar confusão nos consumidores, desvio de clientela ou aproveitamento parasitário.

6. Hipótese concreta em que o nome empresarial, a marca e os nomes de domínio da recorrente DECOLAR.COM LTDA. foram registrados em momento anterior ao pedido de registro do nome de domínio impugnado (www.decolando.com.br).

7. Tratando-se de empresas que atuam no mesmo segmento de atividades, a utilização, pela recorrida, de sinal distintivo composto pelo mesmo verbo que forma o nome empresarial, a marca e os nomes de domínio titularizados pela recorrente é suficiente para causar confusão no público consumidor – circunstância reconhecida pelos juízos de origem –, o que impõe seu cancelamento.

8. Para a jurisprudência do STJ, a configuração de colidência indevida de signos distintivos ocorre com a mera possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de consumidores específicos.

9. Registre-se, outrossim, que, de acordo com o que se depreende da sentença, a recorrida sequer utiliza, em sua página na internet e no seu estabelecimento comercial, a marca de sua titularidade, tendo optado por fazer uso de sinais que imitam a marca da recorrente.

10. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido.

RECURSO ESPECIAL DE DECOLANDO LTDA NÃO PROVIDO.

RECURSO ESPECIAL DE DECOLAR.COM LTDA PROVIDO.

Leia o acórdão.