A concessão do direito de propriedade industrial pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é pressuposto indispensável para a propositura de ação indenizatória por violação de patente, uma vez que é o registro que garante ao seu titular o direito de impedir que um terceiro, sem o seu consentimento, produza, use, coloque à venda ou importe o produto patenteado.
Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de indenização feito por uma empresa contra a concorrente, por uso não autorizado de um produto objeto de patente, uma vez que o processo ainda está em análise no INPI.
“Antes da concessão do direito de propriedade industrial, o requerente possui mera expectativa em relação a ele, circunstância que, por si, não gera o dever de indenizar”, explicou a relatora, ministra Nancy Andrighi.
Pretensão de receber indenização somente surge com a concessão da patente
Para a ministra, a interpretação do artigo 44 da Lei 9.279/1996 revela que somente após o INPI ter concedido a patente é que a indenização por exploração indevida de seu objeto pode ser pleiteada, ainda que se refira ao período compreendido entre a data da publicação do pedido e a data da concessão do direito, como no caso.
Segundo Nancy Andrighi, não há como assegurar que, ao final do procedimento administrativo instaurado perante o INPI, o pedido de patente será, de fato, deferido; tampouco estabelecer, previamente à concessão do direito, os limites da proteção que será eventualmente conferida pela autarquia.
Ainda de acordo com a ministra, o reconhecimento da existência de interesse processual exige a confluência de dois elementos: a utilidade e a necessidade da pretensão submetida ao órgão julgador. Ela esclareceu que o primeiro estará presente toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; já a necessidade de atuação do Estado-juiz estará presente sempre que se constatar que a parte adversa resiste à pretensão formulada pelo autor da demanda.
No caso em julgamento, a relatora afirmou que está ausente o elemento “utilidade”, pois a ação proposta não tem como levar à obtenção do resultado pretendido pela empresa autora.
Indenização pode retroagir à data da publicação do pedido de patente
Embora a pretensão de receber indenização surja apenas a partir da concessão da patente, a relatora ressaltou que o período que ela abarca pode retroagir à data da publicação do pedido. Esse efeito retrospectivo, esclareceu, decorre do fato de que, a partir da publicação do pedido de patente, as reivindicações correlatas se tornam de conhecimento geral, “de forma que o legislador optou por coibir, ainda que indireta e condicionalmente, a exploração indevida durante o período que aí se inicia”.
“O texto normativo dos artigos 42, caput e parágrafo 1º, e 44, caput, da Lei de Propriedade Industrial, ao garantir o direito de impedir o uso da invenção por terceiros e o direito à indenização retroativa, refere-se, exclusivamente, ao titular da patente. Não há previsão legal que autorize o exercício de pretensões relativas a tais direitos antes de finalizado o processo técnico de exame levado a cabo pelo órgão administrativo competente”, concluiu.
O recurso ficou assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DEDUZIDA PREVIAMENTE À CONCESSÃO DA PATENTE PELO INPI. ARTIGO 44 DA LEI 9.279⁄96. NORMA QUE CONDICIONA A INDENIZAÇÃO À CONCESSÃO DA PATENTE. INVIABILIDADE DA PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA E COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Ação ajuizada em 21⁄10⁄2014. Recurso especial interposto em 10⁄2⁄2022. Autos conclusos à Relatora em 31⁄5⁄2022.2. O propósito recursal consiste em definir se há ou não interesse processual no ajuizamento de ação de indenização por violação de patente (fundamentada no art. 44 da Lei 9.279⁄96) previamente à concessão do direito de propriedade industrial pelo INPI.3. Há interesse processual quando se reconhece a utilidade e a necessidade do pronunciamento judicial para a satisfação da pretensão deduzida pela parte. Precedentes.4. Hipótese em que se constata que a ação proposta pela recorrente não é apta a ensejar o resultado por ela pretendido, pois a patente a que se refere o pedido indenizatório não havia sido concedida à época da propositura, circunstância que evidencia a ausência de utilidade da pretensão submetida ao juízo.5. Antes da concessão do direito de propriedade industrial, o requerente possui mera expectativa em relação a ele, circunstância que, por si, não gera dever de indenizar.6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas, circunstância não verificada no particular.7. Recurso especial não provido.
Leia o acórdão no REsp 2.001.226.