O critério de anterioridade do nome empresarial, isoladamente, não é suficiente para anular o registro de uma marca, sobretudo quando se tratar de empresas que atuam em ramos diferentes e possuindo a autora apenas a proteção estadual do seu sinal distintivo.
Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o recurso de uma empresa de chocolates de Santa Catarina que buscava impedir outra empresa, de São Paulo, de utilizar o nome Franz como marca no setor de carnes e laticínios.
A relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que ambas as empresas, recorrida e recorrente, atuam em segmentos alimentícios diferentes, e deve ser aplicado ao caso o princípio da especialidade, segundo o qual marcas idênticas ou semelhantes podem coexistir, desde que identifiquem produtos suficientemente distintos e insuscetíveis de provocar confusão ou associação.
Além disso, a ministra destacou que “a firme orientação desta corte é no sentido de que a proibição legal contida no artigo 124, V, da Lei 9.279/96 deve ser interpretada à luz do artigo 1.166 do Código Civil, de modo que o nome empresarial anterior somente poderá impedir o uso ou registro de marca idêntica ou semelhante no mesmo ramo de atividade se houver coincidência no tocante ao âmbito geográfico de exploração das atividades ou se o nome empresarial anterior houver sido estendido para todo o território nacional”.
Critério de territorialidade
Segundo a ministra, a jurisprudência mais antiga do STJ adotava o entendimento de que apenas o critério de anterioridade seria suficiente para o impedimento de registro de marca idêntica ou semelhante. Entretanto, essa concepção não mais prevalece no tribunal, especialmente após entrar em vigor o artigo 1.166 do Código Civil de 2002, que assegura exclusividade para uso do nome empresarial somente nos limites do estado em que foi registrado.
No acórdão recorrido, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) salientou que, ao contrário da marca, o nome empresarial, em regra, não tem proteção nacional, limitando-se ao estado onde se efetuou o arquivamento dos atos constitutivos da empresa. Consequentemente, apenas o critério cronológico não é suficiente, tendo em vista que a autora não estendeu a proteção de seu nome territorialmente a todo país.
Desde a sua fundação, em 1995, a empresa catarinense utiliza o nome Franz, em alusão ao seu fundador. A empresa buscou anular o registro da marca Franz Alimentos, de titularidade de empresa que também possui um sócio com sobrenome Franz, constituída em 1996 e que teve os registros da marca Franz Alimentos concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 2007.
A ministra relatora destacou ainda que não há aproveitamento parasitário de quaisquer das partes, visto que as litigantes convivem harmoniosamente desde as suas respectivas constituições sem que se tenha notícia de confusão entre os consumidores.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTROS. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO DE ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 124, V, DA LEI 9.279⁄96. DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO NA VIA JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CONFLITO QUE, TODAVIA, RESULTAM NA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.1- Ação distribuída em 31⁄7⁄2012. Recurso especial interposto em 26⁄9⁄2013 e atribuído à Relatora em 21⁄3⁄2017.2- O propósito recursal é definir se os registros da marca FRANZ ALIMENTOS devem ou não ser anulados em virtude do nome empresarial anterior “CHOCOLATES FRANZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – ME” e em razão do direito de precedência ao registro alegado pela recorrente.3- Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 535, II, do CPC⁄73.4- O capítulo do acórdão recorrido que adota orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5- Para aferição de eventual colidência entre nome empresarial e marca e incidência da proibição legal contida no art. 124, V, da Lei 9.279⁄96, não se pode restringir-se à análise do critério de anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da especialidade e da territorialidade. Precedentes.6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, §1º, da Lei 9.279⁄1996), que deve, todavia, ser sistematicamente interpretado à luz da proibição legal contida no art. 124, XIX, do mesmo diploma.7- Hipótese em que os elementos apurados pelos juízos de origem conduzem à inexistência de má-fé, aproveitamento parasitário e deslealdade concorrencial, assim como de risco de confusão ou associação dos consumidores, impondo a manutenção do acórdão recorrido por fundamento diverso.8- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, não sendo suficiente a mera transcrição da ementa e de trechos sem que haja a indicação precisa da divergência.9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
Leia o acórdão.